＊＊＊米国特許法で最も重要な単語とは？（その１）の続き＊＊＊

 

  彼は「もっとも重要な単語は『unless』だ」と教えてくれた。「unless」は、１０２条の最初の行に、

「A person shall be entitled to a patent unless」のかたちで登場する。

 

  彼曰く、ここが「if」ではなく「unless」であることが重要なのだという。

  つまり「何人（なんぴと）も特許が与えられる」のが原則（デフォルト）であって、「unless」の場合だと、列挙された条件に該当しない限り特許が与えられる。

 

  一方、「if」の場合は列挙された条件（現行の列挙項目を否定形に変えたもの）すべてを満たした場合のみ特許が与えられることになる。

 

 「if」で規定されていた場合、何もしないと特許が与えられないので、その挙証責任は出願人側が持つことになるが、否定形で規定された条件が満たされていることの立証、つまり「・・・が無い」「・・・していない」ことの立証は事実上不可能なことが多い。

 

  一方、「unless」で規定されていると、何もしないと（無審査で）特許を与えないといけないので特許庁（審査官）が立証責任を負う。こちらは無いことの立証ではなく１つでもあることの立証でよい。しかしながら、それが不完全であれば特許を与えるべきなのである。

 

  出願人は特許性があることの立証責任が自分側にあるかのごとく、発明の効果等を懸命に主張することがある。しかし上述の概念を踏まえれば、出願人は特許性があることを立証する必要はなく、審査官の立証の不完全さを主張するだけでよいのである。

 

  権利化に懸命になるあまり、発明の効果等を主張しすぎると、将来、権利範囲の解釈において、広い解釈を妨げるエストッペル（禁反言）としてはたらくリスクがあることも考えると、権利取得の手続きでは、あくまで審査官の主張の不備をつくことに専念すべきだ、というのが彼の教えだった。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次回は日本の場合について書きます。（続く）